España: El Tribunal Supremo se pronuncia sobre la reproducción no autorizada del diseño de un bolso

Silvia Pascua Vicente.

El 29 de febrero de 2024, el Tribunal Supremo – Sala de lo Penal – se pronunció – STS 1159/2024 – sobre la reproducción no autorizada del diseño (estampados) de un bolso. El asunto enfrenta, por un lado, a un particular (demandado) y, por otro lado, a la empresa titular de la marca “DESIGUAL” (demandante).

De acuerdo con los hechos descritos en la sentencia, en el marco de una inspección policial se localizaron, en el establecimiento del demandado, reproducciones no autorizadas del diseño de un bolso cuya titularidad de los derechos de propiedad intelectual ostenta el demandante. Al respecto, el Juzgado de lo Penal Nº2 de Quart de Poblet tramitó procedimiento abreviado por un delito contra la propiedad intelectual, determinando que el demandado era el administrador único de la mercantil a través de la cual se comercializaban los bolsos que reproducían, de forma no autorizada, los estampados protegidos.

Contra la sentencia de primera instancia, el demandado interpuso un recurso de apelación. Por su parte, la Audiencia Provincial de Valencia revocó la sentencia y absolvió al demandado del delito contra la propiedad intelectual. Derivado de ello, la demandante presentó un recurso de casación por la infracción del art.270.1 del Código Penal (CP) en relación con el art.10.1.e) del Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual (TRLPI). En contraposición, el demandado señaló que en el art.270 CP el objeto de protección es la obra artística considerada como individualidad, sin que se incluya su utilización dentro de un producto independiente que lo incorpora como elemento diferenciador o identificativo.

En primer lugar, el Tribunal Supremo recuerda que el art.270 CP castiga a quien “con ánimo de lucro y en perjuicio de tercero, reproduzca, plagie, distribuya o comunique públicamente, en todo o en parte, una obra literaria, artística o científica, o su transformación, interpretación o ejecución artística fijada en cualquier tipo de soporte o comunicada a través de cualquier medio, sin la autorización de los titulares de los correspondientes derechos de propiedad intelectual o de sus cesionarios”. Mientras que el art.10.1 TRLPI, incluye dentro del objeto de propiedad intelectual todas las creaciones originales expresadas por cualquier medio o soporte, tangible o intangible, actualmente conocido o que se invente en el futuro, incluyendo en el apartado e) «las esculturas y las obras de pintura, dibujo, grabado, litografía y las historietas gráficas, tebeos o comics, así como sus ensayos o bocetos y las demás obras plásticas, sean o no aplicadas«. En virtud de lo anterior, indica el tribunal que a la comercialización no autorizada de una obra plástica sería aplicable el art.270 CP.

Respecto al concepto de obra plástica, el tribunal diferencia, por un lado, las obras destinadas únicamente para ser contempladas y reproducidas en un único ejemplar o de forma limitada. Y, por otro lado, un diseño creativo y artístico que tienen como objeto ser incorporado a objetos industriales con el fin de aumentar su valor estético y comercial. En este sentido, señala el tribunal que dependiendo de las “realidades creativas” se aplicará una regulación diferente, pudiendo converger los derechos de propiedad intelectual e industrial.

En el presente caso, señala el tribunal que los estampados forman parte de las creaciones artísticas de la marca registra y, además, se encuentran inscritos en el Registro de la Propiedad Intelectual de Madrid desde el año 2015. Por tanto, “la originalidad, capacidad de innovación y la exclusividad” de los estampados había sido ya reconocida, protegiendo al titular frente a los usos no autorizados.

A continuación, el tribunal define las “obras plásticas aplicadas” como “aquellas que incorporan un producto que después se comercializada enriqueciendo su atractivo comercial y valor económico”. Sin embargo, del fallo del tribunal de apelación se desprende que la obra plástica objeto del litigio únicamente estaría protegido por el derecho de la propiedad industrial.

En relación con lo anterior, el Tribunal Supremo recuerda que el art.3.2 del TRLPI establece que “los derechos de autor son independientes, compatibles y acumulables con (…) los otros derechos de propiedad industrial que puedan existir sobre la obra”. Asimismo, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) en los asuntos C-168/09 y Asunto C-683/2017, estableció, respectivamente, “es contraria a la Directiva 98/71 la normativa de un Estado miembro que excluya la protección mediante el derecho de autor a aquellos dibujos y modelos registrados en un Estado miembro cuando cumplan todos los requisitos exigidos para gozar de tal protección” y  la necesidad de no extender más de lo indispensable la protección jurídica a creaciones “que sólo aportan un efecto visual valorable desde una perspectiva estética”.

En la línea de lo anterior, señala el Tribunal Supremo que “un efecto visual más o menos atractivo y estético no puede justificar una protección exclusiva desde la perspectiva de los derechos de autor”, ya que esto podría generar “una desmedida extensión de la tutela jurídica que confiere un derecho excluyente a su creador” corriendo el riesgo incluir en el art.10.1.e) la protección de creaciones que meramente aportan un efecto visual desde el punto de vista estético.

Seguidamente, el tribunal analiza los requisitos para considerar que una obra está protegida por el derecho de autor, en base a la reiterada jurisprudencia del TJUE que ha determinado que deben cumplirse dos requisitos acumulativos, por un lado, se trate una creación intelectual propia del autor y, por otro lado, que refleje a la personalidad del autor a través de decisiones libres y creativas. Excluyendo “la impronta subjetiva que la contemplación de esa creación puede generar en el espectador”. En este asunto, el Tribunal Supremo señala que el diseño objeto de litigio “va más allá de unos simples objetos destinados a una finalidad práctica y limitados en su diseño a generar un efecto visual propio y considerable desde el punto de vista estético”, reuniendo las condiciones para ser considerado como obra, además de contar con la correspondiente inscripción del Registro de Propiedad Intelectual.

En relación a la similitud entre los diseños, el Tribunal Supremo destaca lo dispuesto por el tribunal de primera instancia, en relación con las pruebas aportadas, señalando que a pesar de que existen ciertas diferencias “el número de coincidencias existentes en los estampados permite afirmar que existe un plagio, en los términos jurisprudenciales exigidos”.

Finalmente, concluye el tribunal que “no existen razones que justifiquen la exclusión protectora que el art. 270.1 del CP dispensa a la obra artística de la que pueda predicarse su genuina autenticidad y originalidad creativa y que, por supuesto, vaya más allá de un valor sólo atribuido a partir de la percepción subjetiva de quien la contempla”. Procediendo a estimar el recurso presentando por la demandante, anulando la sentencia absolutoria de la Audiencia Provincial y confirmando la sentencia de primera instancia.

Fuente: CENDOJ (STS 1159/2024).