Países Bajos, Bélgica y Luxemburgo: El Tribunal del Benelux se pronuncia sobre la aparición de una reconocida marca de champagne en obras plásticas

Patricia Muñiz de la Oliva.

El 14 de octubre de 2019, el Tribunal del Benelux dictó sentencia por la cual afirmaba que la libertad artística constituye una “justa causa” en el sentido del artículo 2.20 (2)(d) de la BVIE para un uso que no sea el de distinguir productos o servicios de un signo que sea similar o igual a una marca registrada, por lo que es permisible, si la expresión artística es el resultado original de un proceso de diseño creativo y no tiene como objetivo dañar la marca o al titular.

El Tribunal del Benelux interpreta la aplicación de la Convención del Benelux en materia de propiedad industrial (marcas y diseños) (BVIE) firmada por Luxemburgo, Bélgica y Países Bajos.

Este caso se origina en las obras que realiza un artista plástico belga, el cual se centra en representaciones tipo pop “explorando los límites del márquetin y el arte”, donde aparecen marcas de lujo, generalmente relacionadas con la moda, pero siendo en este caso siluetas y etiquetas de las botellas de champagne de la marca Dom Pérignon. Dichas obras eran vendidas como parte de una serie llamada “Damn Pérignon” y la mayoría de ellas tenían un toque de ironía o erotismo. La empresa Moët Hennessy Champagne Services titular de la marca mencionada, demandó al artista el 14 de julio de 2017 ante la sección de habla neerlandesa del Tribunal de Comercio de Bruselas por vulneración de sus derechos de marca y solicitando medidas cautelares ordenando la cesación de uso.

Ante el caso planteado, el presidente del Tribunal de Comercio de Bruselas consideró que era necesaria una interpretación del artículo 2.20, párrafo 1, d) de BVIE (Benelux Convention on Intellectual Property [trademarks and designs]) para poder emitir un fallo, por lo que el 12 de abril de 2018 suspendió el caso hasta que se pronunciara el Tribunal de Benelux sobre las siguientes cuestiones preliminares planteadas.

La primera pregunta planteada cuestionaba si la libertad de expresión y en particular la artística, está garantizada por el art.10 del Convenio Europeo de Derechos Humanos y Derechos Fundamentales (CEDH) y por el art.11 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE, y si constituye una “justa causa” en el sentido del artículo 2.20.1.d) del Tratado del Benelux sobre propiedad intelectual. La segunda cuestión pregunta que, en su caso, cuáles serían los criterios que el juez nacional debería tener en cuenta para evaluar el equilibrio entre esos derechos fundamentales y la importancia que a cada uno de esos criterios se le debe atribuir.

En primer lugar, el Tribunal analiza el art.2.20 BVIE para remitirse posteriormente al mismo concepto de “justa causa” del artículo 10(6), y 10 (2)(c) de la Directiva de Marcas (UE) 2015/2436 de los que el BVIE hizo la transposición, por lo que acude a interpretaciones del Tribunal de Justicia de la Unión Europea para esta disposición, haciendo referencia expresa al caso C-65/12 Leidseplein Beheer donde el TJUE estableció que “justa causa” también puede relacionarse con los intereses subjetivos de un tercero que usa una marca o un signo similar, argumentando entonces el Tribunal de Benelux que “por tanto, el concepto de «justa causa» tiene por objeto lograr un equilibrio entre los derechos del titular de la marca y los intereses de un tercero usuario del signo”.

A continuación el Tribunal cita el considerando 27 de la Directiva 2015/2436, que establece que “el uso de una marca registrada realizado por terceros con fines de expresión artística debe considerarse lícito en la medida en que al mismo tiempo sea conforme a las prácticas leales en materia industrial y comercial. Además, la presente Directiva debe aplicarse de tal modo que se garantice el pleno respeto de los derechos y libertades fundamentales, y en particular la libertad de expresión”.
El Tribunal prosigue afirmando que la libertad artística, como un aspecto del derecho del artista a la libertad de expresión protegido por el artículo 10(1) del CEDH, puede constituir una «justa causa», como en este caso, cuando hay una expresión artística que es el resultado original de un proceso de diseño creativo; pero añade que esta está sujeta a las limitaciones contenidas en el Artículo 10 (2) del CEDH, siendo estas necesarias en una sociedad democrática para proteger el buen nombre o los derechos de terceros, en este caso el titular de la marca, por lo que la expresión artística no puede estar dirigida a dañar la marca o al titular, y será el tribunal nacional el que deberá hacer esta evaluación en todo caso.

En virtud de lo anterior, el Tribunal del Benelux a través de la interpretación de los artículos mencionados y de la jurisprudencia en la materia, llegó a la conclusión que la libertad artística constituye una “justa causa” en el sentido del artículo 2.20 (2)(d) de la BVIE para el uso de un signo que sea similar o igual a una marca registrada, que no sea para distinguir productos o servicios, es permisible si la expresión artística es el resultado original de un proceso de diseño creativo que no tiene como objetivo dañar el marca o el titular de la marca.

Fuente: Sentencia 14 de octubre de 2019, del tribunal de primera instancia de la Corte de Justicia del Benelux. Moët Hennessy Champagne Services (MHCS) vs. Cedric Art.​