Reino Unido: Un tribunal de primera instancia se pronuncia sobre la protección por el derecho de autor de un personaje de ficción      

Leire Gutiérrez Vázquez. Coordinadora y Vicesecretaria general.

El 8 de junio de 2022, un tribunal de primera instancia, especializado en propiedad intelectual, negocio y propiedad (Business and Property Courts of England and Wales Intellectual Property Enterprise Court), se pronunció sobre la protección por el derecho de autor de un personaje de ficción, en el asunto que enfrenta por un lado a Shazam (demandante), aplicación de telefonía móvil que incorpora un servicio de identificación de música, y, por otro lado a Only Fools The Dining Experience and Others (demandados), productores de un programa sobre comida interactivo, en el que los actores interpretaban a varios personajes, entre ellos el personaje objeto del litigio “Del Boy” de la serie de los 80/90 “Only Fools and Horses”.

Como señalan los hechos del fallo, en febrero de 2019 Shazam lanzó un musical basado en los personajes de la serie en el teatro Royal Haymarket de Londres, que fue escrito por el hijo John Sullivan (guionista serie), Jim Sullivan, y Paul Whitehouse. Shazam, como titular de los derechos del autor de los guiones de la serie, envió varios requerimientos a los demandados para que cesasen en su actividad, por vulnerar los derechos de propiedad intelectual. En particular, el demandante argumentaba que tenía los derechos de autor de los guiones, de la música de apertura y los personajes de la serie.

Por su parte, el demandante señalaba que el personaje de ficción de la serie “Del boy” es objeto de protección por el derecho de autor, señalando varias características del personaje que lo hacían original y protegible, como la forma de hablar, el uso del francés, su optimismo, entre otras características.

A la luz de lo anterior, el tribunal analiza los derechos de autor del personaje, concretamente, si el mismo podía quedar amparado por la protección establecida en el art.30A de la Ley de Derecho de Autor, Diseño y Patentes de 1988 (Copyright, Designs and Patents Act 1988) del Reino Unido. Como establece el fallo, el art.30A es una adaptación del art.5.3 (k) de la Directiva 2001/29/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de mayo de 2001, relativa a la armonización de determinados aspectos de los derechos de autor y derechos afines en la sociedad de la información (Directiva DDSI), que tuvo lugar tras la reforma de la ley de propiedad intelectual en el año 2014.

Recuerda el tribunal en el fallo que la Ley de propiedad intelectual de Reino Unido, a diferencia de otros países como España, tiene una lista numerus clausus (lista cerrada) de obras que pueden ser objeto de protección por el derecho de autor. Concretamente, el art. 3.1 dispone que una obra no puede ser obra literaria y dramática a la vez. Por ello, basándose en lo dilucidado por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) en el asunto conocido como asunto C-683/17 Cofemel, el tribunal analiza si se cumplen las dos condiciones para determinar la protección del personaje.

En primer lugar, analiza el “requisito de la originalidad”, esto es, si el personaje es una creación intelectual del autor que refleje su personalidad y su impronta. En segundo lugar, analiza si es un personaje identificable con suficiente “precisión y claridad”. Tras aplicar lo que denomina como “Test de dos pasos” (two-stage test), el juez concluye que el personaje es original y es una obra objeto de protección.

Una vez que el juez determina que el personaje es objeto de protección por el derecho de autor, examina si existe o no infracción por parte del demandado. En este sentido, el fallo establece que la evidencia de infracción es “evidente y abrumadora”, dado que se han copiado las características al completo del personaje por parte de los demandados.

Por último, en relación al art.30A de la Ley de propiedad intelectual, que regula la parodia, el tribunal aplica la regla de los tres pasos determinada por el TJUE, refiriéndose al asunto C-201/13 – Deckmyn and Vrijheidsfonds, y determina que “la mera imitación” de una obra de comedia no es suficiente para que sea de aplicación el límite de la parodia.

Por todo lo anterior, el fallo establece que el personaje es objeto de protección por la Ley de propiedad intelectual, existiendo una infracción de los derechos del titular, y descartando tanto la parodia como el pastiche por el uso realizado de los personajes por parte de los demandados.

En el derecho español el límite de la parodia encuentra su fundamento último en el artículo 20 de la Constitución Española, que defiende la libertad de expresión y la libertad de creación. Este límite a los derechos exclusivos de explotación, permite que, quien pretenda parodiar una obra de un tercero no necesitará autorización de su titular.

En particular, el art.39 del Texto Refundido de la Ley de propiedad intelectual (TRLPI) establece que “no será considerada transformación que exija consentimiento del autor la parodia de la obra divulgada, mientras no implique riesgo de confusión con la misma ni se ínfera un daño a la obra original o a su autor”. Este artículo ha sido objeto de análisis y desarrollo por los tribunales nacionales y por el TJUE. En nuestra legislación, para que una obra pueda estar amparada por este límite, debe cumplir minuciosamente con las características establecidas en el TRLPI, esto es, debe ser una obra en sí misma; debe tener un tono humorístico o de burla; debe utilizar una obra ajena ya divulgada; debe parodiar la obra utilizada y no algo ajeno a ella; no debe existir riesgo de confusión con la obra original; y no debe inferir un daño a la obra original o a su autor.

 

Fuente: Business and Property Courts of England and Wales Intellectual Property Enterprise Court (Royal Courts of Justice Rolls Building, London, EC4 1NL Date: 8 June 2022), EUR-Lex (Directiva 2001/29/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de mayo de 2001, relativa a la armonización de determinados aspectos de los derechos de autor y derechos afines en la sociedad de la información), Tribunal de Justicia de la Unión Europea (Sentencia de 12 de septiembre de 2019 – asunto C-683/17 Cofemel), Instituto Autor (Dinamarca: El Tribunal Supremo se pronuncia sobre la protección por el derecho de autor de una obra de arte aplicado), La jurisprudencia del TJUE en materia de propiedad intelectual, Instituto de Derecho de Autor, primera edición, Madrid, 2017.