España: Un tribunal se pronuncia sobre la transformación de varias obras de arte en NFT

Leire Gutiérrez Vázquez.

El 11 de enero de 2024, el Juzgado de primera instancia de lo Mercantil n.º 09 de Barcelona se pronunció sobre la protección de los derechos morales y patrimoniales de los autores de varias obras de arte que fueron transformadas en NFT (Non Fungible Token) sin autorización de los titulares de los derechos. Las partes del asunto son Visual Entidad de Gestión de Artistas Plásticos (VEGAP) como demandante, y Punto Fa, S.L (Grupo Mango) como demandado.

Según los hechos probados de la sentencia, la parte demandada adquirió la propiedad física de varias obras de arte que utilizó para la inauguración de una tienda de la compañía en la Quinta Avenida de Nueva York (Estados Unidos). Estas obras fueron expuestas al público de forma física (tienda), digital (plataforma Opensea) y virtual (en el metaverso Decentreland). Para ello, la demandada encargó a criptoartistas que hicieran una transformación de las obras de arte en NFT sin contar con la autorización de los titulares de los derechos de propiedad intelectual.

Como resultado, el 21 de noviembre de 2022, el Juzgado de primera instancia de lo Mercantil n.º 09 de Barcelona, emitió el auto AJM B 1900/2022 autorizando la implementación de medidas cautelares parciales, tras cumplirse los requisitos establecidos en el art.728 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. En su reclamación, la demandante solicitó las acciones de cesación, de remoción y de indemnización reguladas en los art.138 a 140 del Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual (TRLPI).

Expuestas las pretensiones de las partes, el fallo analiza en el fundamento tercero de la sentencia la legitimación activa de la demandante para ejercitar la acción de cesación. A tal efecto, dispone que está legitimada activamente en virtud de los contratos de mandato de los autores con la demandante como parte de su asociación a la entidad y que la legitiman, en base a lo establecido en el art.150 del TRLPI a ejercitar en nombre de los autores “la acción de reclamación de daños y perjuicios que pueda corresponderles a consecuencia de la utilización de las obras” por parte de la demandada en la inauguración de la tienda en Nueva York. En opinión del tribunal “la representación no alcanza al ejercicio de otro tipo de acciones, como la de cesación”.

El tribunal procede a dilucidar la cuestión controvertida, es decir, “si el uso de las obras por la demandada ha sido un uso legítimo que no requiere autorización, o si por el contrario, la demandada infringió los derechos de propiedad intelectual de los autores de los cuadros originales por el hecho de transformarla y exponerla públicamente (en el mundo físico, virtual y digital) sin autorización de dichos autores”.

En el presente asunto, la parte demandada hizo una transformación – en el sentido del art.21 del TRLPI – de las obras originales preexistentes para su conversión en NFT, creando obras nuevas. El tribunal se centra en resolver el conflicto entre el derecho de divulgación, comunicación al público y el de transformación que tienen los autores de las obras de arte originales, en contraposición a la exhibición pública no autorizada por parte del propietario de los soportes físicos de las obras de arte.

Comienza el fallo del tribunal reflexionando que las obras creadas por los criptoartistas “son archivos digitales que merecen la misma protección cualquiera que sea la dimensión que se hallen”, y que cualquier autor que cree estas obras tiene los mismos derechos procesales para defenderlas. En el presente caso, el demandado se ampara en que por el mero hecho de poseer el soporte físico de la obra de arte estaba autorizado para hacer una transformación, vulnerando los derechos morales (integridad) y patrimoniales (comunicación al público, transformación) de sus titulares.

En relación con el derecho moral de divulgación, recuerda el tribunal que tras la primera exhibición pública el derecho se agota. En el presente asunto, las obras de arte objeto del pleito fuero exhibidas al público por sus autores entre 1970 y 1991. En este sentido, el art.56.2 del TRLPI establece que mediante la transmisión de los soportes originales de la obra, salvo pacto en contrario, las obras pueden ser exhibidas al público, incluso si no han sido divulgadas previamente, por lo que el tribunal concluye que no se ha vulnerado el derecho moral del art.14.1 del TRLPI.

En cuanto al derecho patrimonial a la comunicación al público, regulado en el art.20 del TRLPI, establece que se considera comunicación pública “la exhibición pública de obras de arte o sus reproducciones”. El art.56 del TRLPI establece que “el propietario de una obra de arte plástica o de una obra fotográfica tendrá el derecho de exposición pública de la obra”, salvo que el autor en el contrato de transmisión hubiese determinado de forma expresa este supuesto, o salvo que tal exposición afectase a su reputación profesional. El tribunal dispone que no ha tenido lugar una vulneración del derecho de comunicación al público, porque no tiene en cuenta que hay una vulneración del derecho de integridad de las obras en soporte físico al ser transformadas en NFT para su exposición en el metaverso. En su razonamiento, prioriza el derecho de propiedad sobre el soporte físico de las obras de demandado, considerando que no hay vulneración del derecho moral de integridad de los autores porque la exposición pública de las obras digitales y virtuales “no eran obras distintas”.

Sobre el derecho patrimonial de transformación claramente afectado dado que las obras se configuraron y trasmitieron en formato físico, y no en formato digital o virtual, señala el tribunal que la demandada defiende la licitud de la transformación amparándose “en la doctrina de uso del derecho y del fair use (uso legítimo)” doctrina que no existe en el ordenamiento jurídico español y que solo ha sido aplicada por los tribunales españoles en un recurso de casación – sentencia del Tribunal Supremo de 3 de abril de 2012 (caso Google) – y que analizó la aplicación de una norma norteamericana (art.107.1 del Título 17 del Código de Estados Unidos) para interpretar el art.40 bis del TRLPI.

En España, el TRLPI contempla limitaciones y excepciones (art.31 y ss. del TRLPI) a los derechos de propiedad intelectual, entre los que no se incluye el fair use. En este sentido, recuerda el tribunal que “los jueces no pueden crear límites nuevos ni disponer de una norma abierta a este efecto”. A pesar de lo anterior, el tribunal aplica la doctrina del fair use, que en los países tradición anglosajona (conocidos como del Copyright) permite decidir a los tribunales que el uso no autorizado de una obra protegida es “justo o no”. Como expone el fundamento séptimo de la sentencia, el tribunal aplica la doctrina del uso inocuo y fair use bajo el argumento de “similitud del caso que se plantea en este proceso”, examinando los 4 factores regulados en el art.107.1 del Título 17 del Código de Estados Unidos (propósito de uso; naturaleza de la obra protegida; cantidad utilizada; y efectos del uso de la obra en el mercado).

En cuanto al propósito de uso, el tribunal señala que la exhibición pública de las obras no tuvo uso comercial. Sobre la naturaleza de la obra protegida por el derecho de autor, el tribunal legitima el uso porque dispone que “en todo momento hizo referencia y reconocimiento a la autoría de las obras originales”. En relación con la cantidad utilizada de la obra, el tribunal entiende que en este caso se ha utilizado la obra en su integridad, pero que como se trata de una transformación de las obras preexistentes, y no de las originales, considera que se ha realizado un uso legítimo. Por último, en relación con los efectos de uso en el mercado, considera el tribunal como las obras no se expusieron al público para la compraventa, no hubo interferencia “en el mercado presente o futuro de las obras preexistentes”. Tras la valoración de los cuatro factores, considera que ha existido un uso legítimo y justo de las 5 obras plásticas objeto del pleito, y determina en el fundamento octavo que “la demandada no ha realizado ningún uso que infrinja los derechos de autor sobre las obras”.

Como consecuencia del fallo de primera instancia, la parte demandante ha declarado que interpondrá un recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Barcelona.

 

Fuentes: CENDOJ (Roj: SJM B 1/2024 – ECLI:ES:JMB:2024:1), Instituto Autor (España: Un Juzgado de lo Mercantil se pronuncia sobre la transformación de varias obras de arte en NFT).