España: La Audiencia Provincial de Valencia se pronuncia sobre la compatibilidad entre los derechos de propiedad intelectual e industrial
- 9 Jun, 2023

Michelle Carolina Zapata Vera
El 24 de febrero de 2023, la Audiencia Provincial de Valencia (sección 9) se pronunció – sentencia Nº.184/2023 – sobre la compatibilidad entre los derechos de propiedad intelectual y los derechos propiedad industrial. El asunto enfrenta, por un lado, a un particular (demandado), y, por otro lado, a la empresa titular de los derechos de una marca (demandante).
Según los “hechos relevantes” expuestos en la sentencia, el demandando utilizó en varios actos de promoción y publicidad de una discoteca, las marcas y los logos titularidad de la demandante, vulnerando e infringiendo sus derechos de propiedad intelectual y propiedad industrial. Al respecto, el fallo señala que existía un acuerdo entre la demandante titular de los derechos y el demandado, en el que se le “permitía” el uso de las marcas objeto de litigio. A pesar de lo anterior, el demandado (ahora apelante) procedió al registro de las marcas, haciendo cambios en el diseño de algunas de ellas. Derivado de lo anterior, la parte actora interpuso una demanda ante el Juzgado n.º 1 de lo Mercantil de Valencia solicitando que se declarase la nulidad de las marcas mixtas, y aquellas similares que habían sido registradas a nombre del demandado, por haber procedido de mala fe a su registro.
En el análisis del asunto, el Juzgado de lo Mercantil de Valencia estimó las pretensiones de la demandante respecto de la vulneración de sus derechos de propiedad intelectual e industrial, y condenó al demandado a cesar en el uso de las marcas, especialmente para el uso en actividades de promoción y publicidad de eventos, así como al pago de una indemnización por infracción de los derechos de autor.
Por su parte, el demandado interpuso un recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Valencia argumentando la falta de legitimación activa de la parte actora para interponer una demanda por infracción de los derechos de propiedad intelectual. Además, sostenía que las marcas objeto de litigio se trataba de creaciones susceptibles de ser protegidas como diseños industriales, siendo incompatible su protección con la protección por la propiedad intelectual.
En su análisis del asunto, el tribunal de segunda instancia procede a examinar la compatibilidad de protección entre los derechos de propiedad intelectual y los derechos de propiedad industrial. A tal efecto, la Audiencia Provincial dispone que en base a lo regulado en el art.3 del Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual (TRLPI), el ordenamiento jurídico español permite la acumulación de ambas protecciones. Así mismo, éste último tiene en cuenta lo dispuesto por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) en el asunto C-683/17 (Caso Cofemel), el cual concluye que esta acumulación “no es sistemática sino que debe ser una excepción”. En relación con lo dispuesto en la jurisprudencia española, el tribunal de apelación se refiere a la sentencia de la sección 15 de Audiencia Provincial de Barcelona de 26 de abril – N.º 764/2019 (Caso farola latina) – afirmando que “para que la protección de los dibujos y modelos y la protección asociada a los derechos de autor puedan concederse de forma acumulativa a un mismo objeto, dicha acumulación solo puede contemplarse en determinadas situaciones“.
Asimismo, el tribunal de apelación aborda las diferencias entre el alcance y la obtención de la protección por la propiedad intelectual y la protección por la propiedad industrial, destacando que en el caso de la propiedad intelectual “es suficiente con: la originalidad y mayor o menor creatividad y exteriorización”.
A continuación, el tribunal señala que la acumulación de ambas protecciones puede generar “la sobreprotección de ciertas creaciones”. Al respecto, remite a la dispuesto por los tribunales españoles, con especial mención a la sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona (SAP B 4105/2019), y la Audiencia de Madrid (SAP M 14041/2017), de 15 de septiembre. En estos asuntos, las audiencias trataron de limitar a supuestos muy excepcionales la doble protección, determinando que, para obtener la protección por la propiedad intelectual, la creación debe contar con un “grado de creatividad y originalidad mayor que la que, con carácter general, se exigía y se exige para cualquier otro tipo de obra según el art.10 TRLPI, debiendo integrar lo que se denomina <<obra artística>>”.
Sin embargo, el fallo establece que tales criterios de la jurisprudencia española fueron revisados por los tribunales como consecuencia de la sentencia del “caso Cofemel”. En particular, en este asunto el TJUE determinó que “el hecho de que una obra esté protegida como diseño o dibujo no supone una modificación de los requisitos que debe reunir para ser a la vez obra, no es necesario ni procede ser más exigente”. Derivado de ello, el tribunal concluye que una creación será considerada como obra se debe exigir que sea “una expresión formal original de la creatividad humana, siendo una creación intelectual propia de su autor”. De nuevo, el TJUE en el asunto C-833/18 (caso Brompton), reconoció la acumulación de protección por el derecho de autor y por una patente.
En base a lo anterior, concluye el tribunal “que la protección que se otorga no sólo al dibujo o diseño industrial, sino también en otros ámbitos de la propiedad industrial, podría acumularse a la protección dispensada al derecho de autor, (…) esta acumulación no puede ser norma sino es una excepción, ya que podría desnaturalizar la protección otorgada por la propiedad industrial”. Así mismo, añade que “la aplicación de uno de los sistemas de protección no debe hacerse en perjuicio del otro”.
Continúa señalando la Audiencia Provincial que, para poder aplicar la protección por la propiedad intelectual, es necesario evaluar si la obra es susceptible de protección. En este sentido, el tribunal evalúa de forma individualizada los requisitos de creatividad, originalidad y exteriorización de la obra. En cuanto a la exteriorización de la obra, recoge la necesidad de que se exprese formalmente la misma por cualquier medio o soporte. En cuanto a la creatividad recuerda que debe tratarse del esfuerzo intelectual del autor, en base al art. 5.1 TRLPI. Por último, en base a la jurisprudencia nacional y del TJUE, el tribunal de apelación determina que la originalidad debe cumplir dos requisitos cumulativos: debe existir un objeto original que constituya una creación intelectual propia de su autor; y la consideración de obra se reserva a los elementos que expresan dicha creación intelectual.
Finalmente, el tribunal concluye que las obras objeto del litigio si son originales, y que el objeto de protección está identificado con “suficiente precisión y objetividad”. Así mismo, rechaza el argumento del apelante de que la empresa no puede ser el titular de los derechos de propiedad intelectual. Teniendo en cuenta todos los factores desarrollados en la sentencia se determina la de mala fe por parte del demandado, y procede a la desestimación del recurso de apelación.
Fuentes: CENDOJ (SAP V 506/2023, SAP B 4105/2019, SAP M 14041/2017, BOE (texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual), Tribunal de Justicia de la Unión Europea – TJUE (asunto C-683/17, asunto C-833/18), Instituto Autor (UE: El TJUE se pronuncia sobre el ámbito de protección de los derechos de autor relacionados con la utilidad técnica de elementos).